Tímarit lögfræðinga - 01.12.2006, Blaðsíða 44

387
6.3 Áunnið sérkenni með notkun skv. 3. mgr. 7. gr. reglugerðarinnar
6.3.1 Almennt
Í ákvæði 3. mgr. 7. gr. reglugerðarinnar segir að ákvæði b-, c- og d-liðar 1.
mgr. eigi ekki við ef vörumerkið hefur öðlast sérkenni við notkun vöru eða
þjónustu.196 Ákvæðið á rætur að rekja til liðar C.1 í 6. gr. quinquies Parísar-
samþykktarinnar frá 1883.197 Viðvarandi notkun merkis getur þannig styrkt
eðli þess og þannig geta tiltölulega veik merki öðlast sérkenni við notkun og
þau orðið skráningarhæf sem Evrópuvörumerki.198
Samkvæmt 12. tölul. 8. gr. í viðmiðunarreglum skráningarskrifstofu ESB
getur verið litið svo á að vörumerki öðlist sérkenni fyrir notkun tiltekinn-
ar vöru eða þjónustu ef umsækjandi getur sýnt fram á notkunina. Sönn-
unarbyrðin hvílir á umsækjanda og hann verður að leggja fram kröfu þar að
lútandi og sönnunargögn til stuðnings máli sínu. Sönnunargögnin þurfa t.d.
að sýna staðsetningu, tímasetningu, umfang og eðli notkunar og gögnin geta
verið í formi skjala og hluta, s.s. umbúða, merkimiða, verðlista, vörulista,
reikninga, mynda og auglýsinga. Sama gildir um skoðanakannanir.
6.3.2 Túlkun á ákvæði 3. mgr. 7. gr. reglugerðarinnar
Í Windsurfing Chiemsee málinu frá 1999 var ákvæði 3. mgr. 3. gr. tilskip-
unarinnar, samhljóða 3. mgr. 7. gr. reglugerðarinnar, túlkað. Dómstóllinn
byggði niðurstöðu sína á því að ákvæði 3. mgr. 3. gr. teldist meiri háttar
undantekning frá ákvæðum b-d-liðar 1. mgr. 3. gr. Þá var undirstrikað að
áunnið sérkenni með notkun fæli í sér að merki yrði að gefa til kynna að sú
vara sem sótt væri um skráningu á ætti uppruna sinn hjá ákveðnum aðila og
greindi þannig vöruna frá vörum annarra. Við ákvörðun um sérkenni yrði
dómstóll aðildarríkis að meta það heildstætt.199
Í áliti Jacobs aðallögsögumanns í Baby-Dry-málinu íhugaði hann tengsl
milli skilgreiningar á vörumerki í 4. gr. reglugerðarinnar og skilyrða fyrir
synjun skráningar í 7. gr. Hann taldi að þessar greinar sköruðust þar sem
4. gr. fæli í sér jákvæð skilyrði en 7. gr. neikvæð skilyrði, þ.e. að greinarnar
fjölluðu um sömu skilyrði sem meta þyrfti frá mismunandi sjónarhorni, sem
jákvæð hæfisskilyrði fyrir skráningu og neikvæðar forsendur fyrir synjun.
Ennfremur tryggði 3. mgr. 7. gr. að merki gæti öðlast sérkenni við notkun.
Ruglingur gæti skapast ef greinunum tveimur væri beitt samtímis.200 Aðal-
lögsögumaðurinn hélt því og fram að þar sem ákvæði 3. mgr. 7. gr. vísaði
196 Í 3. mgr. 7. gr. segir: „Paragraph 1 (b), (c) and (d) shall not apply if the trade mark has
become distinctive in relation to the goods or services for which registration is requested in
consequence of the use which has been made of it.“
197 Í lið C.1. 6. gr. quinquies Parísaramþykktarinnar segir m.a: „…in order to assess whether
a mark can be protected, one should take into account all facts, particularly the length of time
the mark has been in use.“
198 Van Kaam (1997), bls. 179.
199 Sameinuð mál nr. C-108/97 og C-109/97, Windsurfing Chiemsee, 45.-46. og 54. mgr.
200 Mál nr. C-383/99 P, Baby-Dry, 61.-70. mgr. álitsins.