Tímarit lögfræðinga - 01.12.2006, Side 20

363
Þá hélt dómstóllinn því fram, eftir að hafa sett sig í spor enskumælandi neyt-
anda, að þótt orðin tvö gætu hvort um sig verið notuð í daglegu máli til að
lýsa virkni bleyja fyrir börn, væri „óvenjuleg setningaskipun“ þeirra ekki
þekkt orðatiltæki í ensku máli, hvorki til að lýsa bleyjum fyrir börn né mikil-
vægum eiginleikum þeirra.81 Dómstóllinn ályktaði því að orðasamsetningar
eins og Baby-Dry væru ekki lýsandi heldur væru þær nýyrði sem gæfu merk-
inu sem þær mynduðu sérkenni og að ekki ætti að synja umsókn um skrán-
ingu merkisins á grundvelli c-liðar 1. mgr. 7. gr.82
Dómstóllinn ræddi ekki sérkenni Baby-Dry beint af réttarfarslegum
ástæðum. Jacobs aðallögsögumaður hélt því fram um þetta atriði að ekki
væri byggt á ákvæði b-liðar 1. mgr. 7. gr. í málinu og engin ástæða væri til
þess. Upphafleg ákvörðun skráningarskrifstofu ESB væri eingöngu byggð á
c-lið 1. mgr. 7. gr. og úrskurður áfrýjunarnefndarinnar um að vísa málinu
frá hefði ekki bætt við ákvæði b-liðar 1. mgr. 7. gr. sem viðbótarskilyrði fyrir
synjun skráningar. Hann benti síðan á að undirrétturinn hefði ekki tekið
á þessu skilyrði í dómi sínum.83 Áfrýjunarnefndin hafði hins vegar bent á
í úrskurði sínum að ákveðin skörun væri milli ákvæða b- og c-liðar 1. mgr.
7. gr., um skort á sérkenni og því hvort merki gæti talist lýsandi. Vörumerki
sem eingöngu lýsti gerð, gæðum eða áætlaðri notkun umræddrar vöru væri
ekki hæft til að greina hana frá annarri vöru.84
Í kjölfar niðurstöðu dómstólsins var málinu í heild vísað að nýju til áfrýj-
unarnefndar skráningarskrifstofu ESB sem taldi sig bundna af því mati
dómstólsins að hugtakið Baby-Dry teldist hafa sérkenni. Því skyldi upphaf-
leg ákvörðun skráningaryfirvalda ógilt og merkið skráð.85
5. LÝSANDI MERKI SKV. C-LIÐ 1. MGR. 7. GR. REGLUGERÐARINNAR
5.1 Almennt
Skilyrði þess að merki geti talist lýsandi er að finna í c-lið 1. mgr. 7. gr.
reglugerðarinnar og samhljóða ákvæði er í c-lið 1. mgr. 3. gr. tilskipunarinn-
ar. Samkvæmt þessum ákvæðum skal synja umsókn um skráningu merkis
sem eingöngu er samansett úr táknum eða upplýsingum sem geta í viðskipt-
um gefið til kynna gerð, gæði, fjölda, áætlaða notkun, verð, upprunaland
eða framleiðslutíma vöru, tíma þegar þjónusta var innt af hendi eða aðra
eiginleika vöru eða þjónustu. Þessi ákvæði eiga rætur sínar að rekja til liðar
essential characteristics is apt to confer distinctive character on the word combination enabling
it to be registered as a trade mark.“
81 Sami dómur, 43. mgr., þar sem segir m.a. „…their syntactically unusual juxtaposition is not
a familiar expression in the English language…“
82 Sami dómur, 44. mgr.
83 Sami dómur, 56. mgr.
84 Úrskurður R 35/1998-1, Baby-Dry, 14. mgr.
85 Úrskurður R 35/1998-3 frá 17. júlí 2002, Baby-Dry, 44. mgr.