Tímarit lögfræðinga - 01.12.2006, Side 37

380
Seinna skilyrðið er í ósamræmi við rökstuðning dómstólsins í Baby-Dry-
málinu þar sem lögð var áhersla á að þau tákn sem vísað væri til í ákvæði
c-liðar 1. mgr. 7. gr. reglugerðarinnar væru aðeins þau sem gætu við eðlilega
notkun frá sjónarmiði neytanda gefið til kynna vöru eða þjónustu, annað-
hvort beint eða með vísan til grundvallareiginleika hennar.165 Svo virðist sem
undirrétturinn hafi í dómum sínum eftir Postkantoor-málið ekki byggt á
þessu skilyrði dómstólsins en vísað til þess að svo að tákn teljist lýsandi verði
það annaðhvort að lýsa vöru eða þjónustu beint, eða gefa til kynna einn af
grundvallareiginleikum hennar. Dómstóllinn hefur ekki staðfest þessa túlk-
un í síðari málum.
5.6 Áhrif Evrópuréttar á túlkun 1. mgr. 13. gr. vml.
Ef framsetning ákvæðis 13. gr. vml.166 er skoðuð með hliðsjón af þeim
dómum og úrskurðum sem raktir hafa verið er ljóst að skilyrði greinarinnar
fyrir synjun umsóknar um skráningu lýsandi merkis er samofið skilyrðinu
um sérkenni, en í 1. mgr. segir m.a. að merki, sem eingöngu eða aðeins með
smávægilegum breytingum eða viðbótum gefa til kynna m.a. tegund vör-
unnar, ástand, magn, notkun, verð, uppruna eða hvenær varan er framleidd,
teljist ekki nægjanlegt sérkenni. Sama á við um tákn eða orðasambönd sem
teljast algeng í viðskiptum eða notuð eru í daglegu máli.
Í stefnumarkandi úrskurði áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðn-
aðar frá 22. nóvember 2004167 var metið hvort orðmerkið Silk Essentials fyrir
tilteknar hreinlætisvörur hefði nægilegt sérkenni. Vísað var til ákvæða 13. gr.
vml. og sagt að skilyrðið um að merki skuli hafa sérkenni væri rökstutt ann-
ars vegar með því að lýsandi merki væru ekki til þess fallin að greina vörur
merkiseiganda frá vörum annarra og hins vegar að enginn skyldi fá einka-
rétt á orðum sem allir á viðkomandi sviði viðskipta hafi þörf á að nota. Við
mat á því hvort merki uppfyllti skilyrði um sérkenni þyrfti að kanna hvert
tilvik fyrir sig og meta allar aðstæður, eins og fyrir hvaða vörur merki óskast
skráð, fyrri notkun o.fl. Ekki væri því sjálfkrafa hægt að byggja á eldri for-
dæmum eða mati á öðrum merkjum og orðmerki á erlendu tungumáli gæti
165 Mál nr. C-383/99 P, Baby-Dry, 39. mgr. dómsins. Sjá einnig Folliard-Monguiral og Rogers
(2005), bls. 136.
166 Í athugasemdum við 13. gr. frumvarpsins sem varð að vml. segir m.a. að það sé „…grund-
vallarskilyrði að vörumerki þurfi að hafa sérkenni. Þá þurfa vörumerki að hafa aðgreiningar-
eiginleika þannig að hver sem er geti greint vörur eiganda þess frá vörum annarra. Krafan um
aðgreiningarhæfi og sérkenni grundvallast á tveimur sjónarmiðum. Annars vegar að einfaldar
myndir, mynd af vörunni sjálfri eða lýsing á henni með almennum orðum er ekki til þess fallin
að gefa vörunni sérkenni í huga almennings. Hins vegar er ekki talið réttmætt að einstakir
aðilar geti helgað sér almennar lýsingar á vöru. Slíkt mundi takmarka svigrúm annarra til þess
að gera grein fyrir vöru sinni.“ Alþt. 1996-1997, A-deild, bls. 2089-2090.
167 Úrskurður áfrýjunarnefndar frá 22. nóvember 2004 í máli nr. 12/2004, Silk Essentials.
www.els.is