Tímarit lögfræðinga - 01.12.2006, Qupperneq 40

383
í Doublemint-málinu, skýrði Jacobs nálgun sína í Baby-Dry-málinu með því
að þar hefði hann miðað við að ákvæði c-liðar 1. mgr. 7. gr. reglugerðarinnar
ætti að skoða óháð ákvæði b-liðar 1. mgr. um skort á sérkenni.173 Hann benti
á að ekki væru allir sammála þessari túlkun og þrátt fyrir að undirrétturinn
hefði hallast á sömu sveif og litið á skilyrðin þannig að þau sköruðust en
væru óháð, virtist dómstóllinn hafa túlkað þau saman að ákveðnu leyti í
dómi sínum í Baby-Dry-málinu.174
Á árinu 2002 var bent á að við túlkun á ákvæðum b- og c-liðar 1. mgr. 3.
gr. tilskipunarinnar virtist ljóst af Windsurfing Chiemsee dómnum frá 1999,
að það hvort merki væri lýsandi annars vegar og skorti sérkenni hins vegar
væri nátengt, þ.e. að mat á því hvort tákn hafi sérkenni sé að hluta byggt á
mati á því hvort merki sé lýsandi. Þá hafi dómstóllinn staðfest þetta í Baby-
Dry-dómnum með því að halda því fram að sérhver merkjanlegur munur á
orðasamsetningunni sem óskað væri skráningar á og hugtökum sem notuð
eru í daglegu máli væri til þess fallinn að veita orðasamsetningunni sérkenni
og þannig skráningarhæfi.175 Í dómi undirréttarins í UltraPlus-málinu176 frá
árinu 2002, þar sem sótt var um skráningu fyrir ofnform úr plasti, voru
hins vegar notaðar aðrar röksemdir. Þar er byggt á því við túlkun á lýsandi
merkjum skv. c-lið 1. mgr. 7. gr. reglugerðarinnar, eins og gert var í Wind-
surfing Chiemsee málinu, að ákvæði c-liðar 1. mgr. 3. gr. tilskipunarinnar
væri sett fram í almannaþágu til þess að allir mættu nota lýsandi merki. Við
túlkun á ákvæði b-liðar 1. mgr. 7. gr. reglugerðarinnar lagði undirrétturinn
hins vegar áherslu á hvert væri hlutverk vörumerkis og hélt því fram að sú
staðreynd að merki væri ekki lýsandi þyrfti ekki sjálfkrafa að þýða að það
hefði sérkenni.177
6.2.2 Í kjölfar Baby-Dry-dómsins
Nokkru eftir að dómstóllinn kvað upp dóm sinn í Baby-Dry-málinu í
september 2001 var sérkenni rætt í dómi undirréttarins í tengslum við hug-
takið New Born Baby.178 Áfrýjunarnefndin hafði hafnað því að New Born
Baby hefði sérkenni þar sem orðasambandið væri lýsandi. Undirrétturinn
komst að þeirri niðurstöðu að úrskurðurinn væri rangur varðandi það atriði
og þar með gæti sú röksemd að sérkenni skorti ekki byggst á því að merkið
væri lýsandi. Undirrétturinn lagði áherslu á að sérkenni yrði að meta með
hliðsjón af þeirri vöru eða þjónustu sem um ræðir og að ekki væri hægt að
komast að þeirri niðurstöðu að tákn skorti sérkenni eingöngu vegna þess að
það væri ófrumlegt.179
173 Mál nr. C-191/01 P, Doublemint, 51. mgr. álitsins.
174 Sama álit, 52. mgr., og sjá einnig 40. og 44. mgr. dómsins.
175 Pfeiffer (2002), bls. 379.
176 Mál nr. T-360/00, UltraPlus, 21. mgr.
177 Sami dómur, 30. mgr.
178 Mál nr. T-140/00, New Born Baby.
179 Sami dómur, 38. og 40.-41. mgr.