Tímarit lögfræðinga - 01.12.2006, Síða 45

388
aðeins til b-d-liðar 1. mgr. 7. gr., en ekki til a-liðar 1. mgr. sömu greinar,
sem kveður á um að merki sem ekki uppfyllir ákvæði 4. gr. skuli ekki skrá,
gæti verið nauðsynlegt, fræðilega séð, að greina á milli tákna sem aðgreina
ekki vörur eins frá vörum annarra og merkja sem skortir sérkenni eða eru
eingöngu samsett úr lýsandi táknum. Í framkvæmd sé hins vegar tilfellið að
ef hægt er að sýna fram á að merki hafi öðlast sérkenni við notkun hljóti að
vera til staðar undirliggjandi möguleiki til aðgreiningar.201
Við mat á ákvæði 3. mgr. 7. gr. reglugerðarinnar er ljóst af BSS-málinu
frá því í október 2004202 að mikið þarf til að sýna fram á að merki hafi öðl-
ast sérkenni við notkun. Undirrétturinn taldi að áfrýjunarnefndin hefði haft
rétt fyrir sér þegar hún áleit að umsækjanda hefði ekki tekist að sýna að
merkið BSS hefði öðlast sérkenni við notkun skv. 3. mgr. 7. gr. Dómstóllinn
taldi að undirrétturinn hefði réttilega komist að því, við skoðun sönnunar-
gagna sem lögð voru fram, að merkið BSS hefði orðið almennt í daglegu
máli fyrir hlutaðeigandi markhóp og að notkunin á merkinu hefði ekki náð
að veita því sérkenni.203
6.4 Áhrif Evrópuréttar á túlkun 2. mgr. 13. gr. vml.
Í úrskurði áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar frá 11.
maí 2006204 var til úrlausnar hvort orðasambandið úrvalsvísitala aðallista
fyrir fjármálastarfsemi hefði nægilegt sérkenni til að greina þjónustu merkis-
eiganda frá þjónustu annarra og uppfyllti þannig skilyrði 13. gr. vml. um
skráningarhæfi merkis. Nefndin lagði áherslu á að þegar ákvarða skuli hvort
merki uppfylli skilyrði um sérkenni þurfi að meta hvert tilvik fyrir sig og all-
ar aðstæður, eins og fyrir hvaða vörur merki óskast skráð, fyrri notkun o.fl.,
sbr. 2. mgr. 13. gr. vml.205 Ef merki hefur öðlast sérkenni við notkun taki það
201 Sama álit, 71. mgr. Sjá einnig Kilbey (2002), bls. 494.
202 Mál nr. C-192/03 P, Alcon Inc. v. OHIM, frá 5. október 2004, (2004) ECR I-8993, 15. og
31. mgr. (BSS).
203 Í úrskurði áfrýjunarnefndar frá 23. júní 2006 í máli nr. 16/2004, um skráningarhæfi brúns
litar fyrir hraðsendingar og tengda þjónustu, kom fram að áfrýjandi hafði lagt fram ítarleg
gögn um þekkingu viðeigandi markhóps á starfsemi sinni og vörumerki sínu UPS. Þessi gögn
sýndu hins vegar ekki fram á að markhópurinn hefði skynjað brúna litinn, án tengsla við önnur
vörumerki hans sem auðkenni fyrir þjónustu. Þótt liturinn væri hluti af markaðssetningu áfrýj-
anda þá leiddi það ekki sjálfkrafa til þess að markhópurinn teldi litinn vera vörumerki. Enn-
fremur væri ljóst að helstu gögnin um þekkingu markhópsins voru frá miðju ári 2002. Mat
á skráningarhæfi vörumerkja miðaðist hins vegar við umsóknardag sem var í þessu máli 1.
nóvember 2000. Ekki var því fallist á að áfrýjandi hefði sýnt fram á að brúni liturinn hefði á
umsóknardegi öðlast sérkenni við notkun fyrir hraðsendingar og tengda þjónustu.
204 Úrskurður áfrýjunarnefndar frá 11. maí 2006 í máli nr. 30/2004, Úrvalsvísitala aðallista.
www.els.is
205 Í athugasemdum við 2. mgr. 13. gr. frumvarpsins segir að „jafnvel þótt merki hafi í upp-
hafi ekki verið talið skráningarhæft geti notkun þess skapað því vernd. Þar skiptir m.a. máli
tímalengd notkunar og hversu víðtæk notkunin hefur verið. Þegar vörumerki telst hafa öðlast
sérkenni er miðað við að vörumerkjarétturinn nái aðeins til þeirrar vöru eða þjónustu sem það