Tímarit lögfræðinga - 01.12.2006, Qupperneq 36

379
að nota við mat á því hvort tákn væri lýsandi skv. c-lið 1. mgr. 3. gr. tilskip-
unarinnar. Dómstóllinn staðfesti fyrst að ákvæði b-, c- og d-liðar 1. mgr. 3.
gr. sköruðust greinilega, jafnvel þótt sérhvert þessara skilyrða yrði að skoða
sérstaklega.157 Af þessu leiddi að lýsandi orðmerki skorti sérkenni. Merki
gæti þó skort sérkenni í tengslum við vöru eða þjónustu af öðrum ástæðum
en að það væri hugsanlega lýsandi.158 Dómstóllinn komst síðan að þeirri nið-
urstöðu að ef merki væri eingöngu samsett úr lýsandi orðum – í Biomild-mál-
inu var fjallað um nýyrði úr lýsandi orðum – þá væri það sjálft lýsandi nema
til staðar væri „merkjanlegur munur á orðinu og samsetningu orðanna“.
Merkjanlegur munur gæti annaðhvort birst í því að orðasambandið væri
sérstakt í eðli sínu og ef svo væri þýddi nýja orðið annað og meira en orðin
ósamsett.159 Í Postkantoor-málinu hélt dómstóllinn því fram að Postkantoor
hefði orðið hluti daglegs máls og öðlast eigin merkingu sem fæli í sér að það
væri orðið óháð orðunum ósamsettum.160 Dómstóllinn hélt því einnig fram
í þessum málum að sú staðreynd að orðin væru margræð og gætu gefið til
kynna sömu eiginleika væri málinu óviðkomandi.161 Í þessu samhengi má
minnast rökstuðningsins úr Doublemint-málinu.
Í þessum tveimur málum kynnti dómstóllinn einnig ný skilyrði við mat
á því hvort merki geti talist lýsandi. Þessi skilyrði hafa sætt nokkurri gagn-
rýni.162 Annars vegar taldi dómstóllinn að ef merki væri orðmerki, sem ætti
að heyrast jafnoft og það væri lesið, ætti að synja umsókn um skráningu
ef annaðhvort mætti meta sjónrænt eða hljóðrænt hvort merkið væri lýs-
andi.163 Undirrétturinn hefur ekki vísað til þessa tvöfalda skilyrðis síðan í
febrúar 2004, og dómstóllinn hefur ekki staðfest það í síðari dómum. Hins
vegar komst dómstóllinn að þeirri niðurstöðu að merki gæti verið lýsandi
með tilliti til bæði grundvallareiginleika og minniháttar eiginleika vöru og
þjónustu. Dómstóllinn sagði ennfremur að í ljósi þeirra hagsmuna sem lægju
að baki ákvæðinu yrðu allir að geta notað slík tákn til að lýsa eiginleikum
vöru sinnar, óháð því hversu mikilvægur sá eiginleiki kynni að vera í við-
skiptum.164
157 Postkantoor, 67. mgr. og Biomild, 18. mgr.
158 Postkantoor, 67. og 86. mgr. og Biomild, 18.-19. mgr.
159 Postkantoor, 100. mgr. og Biomild, 41. mgr., en þar segir m.a. „…a mark consisting of a
neologism composed of elements, each of which is descriptive of characteristics of the goods
or services…is itself descriptive of those characteristics within the meaning of Article 3(1)(c)
of the Directive, unless there is a perceptible difference between the neologism and the mere
sum of its parts.“
160 Postkantoor, 100. mgr.
161 Postkantoor, 104. mgr. og Biomild, 25. mgr.
162 Folliard-Monguiral, A. og Rogers, D.: „Significant Case Law from 2004 on the Community
Trade Mark from the Court of First Instance, the European Court of Justice and OHIM“.
E.I.P.R. (2005), bls. 136.
163 Postkantoor, 99. mgr. og Biomild, 40. mgr.
164 Postkantoor, 102. mgr.