Tímarit lögfræðinga - 01.12.2006, Qupperneq 39

382
6. KRAFAN UM SÉRKENNI SKV. B-LIÐ 1. MGR. 7. GR. REGLUGERÐ-
ARINNAR
6.1 Almennt
Ákvæði þess efnis að synja skuli umsókn um skráningu vörumerkis ef
merkið skortir sérkenni er að finna í b-lið 1. mgr. 7. gr. reglugerðarinnar og
b-lið 1. mgr. 3. gr. tilskipunarinnar, sem eru nánast samhljóða. Þessi ákvæði
eiga, eins og ákvæði c-liðar 1. mgr. 7. gr. reglugerðarinnar og c-liðar 1. mgr.
3. gr. tilskipunarinnar, rætur að rekja til liðar B.2 í 6. gr. quinquies Parísar-
samþykktarinnar frá árinu 1883.
Nafnorðið „sérkenni“ hefur nokkur samheiti, s.s. einkenni eða auð-
kenni.169 Segja má að neikvæða skilyrðið í ákvæði b-liðar 1. mgr. 7. gr. feli
í sér óþarfa tvítekningu með hliðsjón af 4. gr., um tákn sem verða að geta
greint vöru eða þjónustu eins aðila frá vöru eða þjónustu annarra. Sérkenni
skal meta út frá tilviljanakenndu sambandi milli vöru og táknsins sem á að
auðkenna hana. Fæstir gera sér grein fyrir því að tengsl orðsins sápa við
fyrirbærið „sápu“ eru tilviljanakennd en ef orðið sápa væri allt í einu notað
um bifreiðar væri öllum ljóst að tengslin væru tilviljunarkennd og þar með
hefur það sérkenni.170
Í 3. tölul. 8. gr. viðmiðunarreglna skráningarskrifstofu ESB segir að
vörumerki megi ekki skorta sérkenni og verði því að gera meira en að lýsa
vöru eða þjónustu, annaðhvort í orðum eða myndrænt. Orð eins og „vín“ í
tengslum við áfengi skortir sérkenni og breyting á leturgerð, s.s. skáletrun,
gefur vörumerki ekki sérkenni ein og sér. Þar sem myndræn framsetning
vöru eða þjónustu er óvenjuleg eða frumleg skortir vörumerkið hins vegar
ekki sérkenni. Einföld mynstur, eins og hringir eða ferningar, hvort sem er
ein og sér eða sett fram með lýsandi táknum teljast venjulega skorta sér-
kenni. Einstaka liti, sérstaklega frumliti, í einföldu mynstri skortir venjulega
sérkenni. Þegar vörumerki er samsett úr nokkrum táknum sem hvert um sig
skortir sérkenni getur það hins vegar haft sérkenni þegar á heildina er litið.
Sérkenni tákns liggur ekki endilega í nýnæmi eða frumleika þess því vöru-
merki verður að skoða með hliðsjón af notkun tákna. Táknin þurfa ekki að
vera ný eða frumleg og nýjungar hafa ekki allar sjálfkrafa sérkenni.171
6.2 Mat á því hvort merki skortir sérkenni
6.2.1 Baby-Dry-dómurinn
Þegar dómstóllinn kvað upp dóm í Baby-Dry-málinu ræddi hann ekki
sérkenni Baby-Dry með vísan til b-liðar 1. mgr. 7. gr. reglugerðarinnar. Í áliti
Jacobs aðallögsögumanns var því haldið fram að ekki væri byggt á ákvæði
b-liðar 1. mgr. 7. gr. í málinu og að engin ástæða væri til þess.172 Síðar, í áliti
169 Íslensk orðabók, Edda – útgáfa, Reykjavík 2002, bls. 1269.
170 Mollet-Viéville (1997), bls. 187.
171 Sama heimild, bls. 188.
172 Mál nr. C-383/99 P, Baby-Dry, 56. mgr. álitsins.