Tímarit lögfræðinga - 01.12.2006, Síða 53

396
un verði að skoða sérstaklega. Orðmerki sem er lýsandi skortir samkvæmt
þessu sérkenni.
Ef hugtak er ekki talið lýsandi skv. c-lið 1. mgr. 7. gr. getur það samt sem
áður talist skorta sérkenni og b-liður 1. mgr. 7. gr. á þá við þar sem sú stað-
reynd að merki er ekki lýsandi þýðir ekki sjálfkrafa að það hafi sérkenni.
Ef ekki er metið hvort merki er lýsandi og niðurstaðan eingöngu byggð á
b-lið 1. mgr. 7. gr. getur það ákvæði staðið eitt og sér samkvæmt dómafram-
kvæmd sem byggist á því að ákvæðin skarist en séu óháð hvort öðru og það
sé nægilegt að eitt skilyrði synjunar eigi við. Við áfrýjun úrskurðar eða dóms
er hins vegar alltaf sá möguleiki fyrir hendi að komist verði að annarri niður-
stöðu, þ.e. að merki sem var ekki metið frá því sjónarhorni að það gæti verið
lýsandi sé talið vera það og að c-liður 1. mgr. 7. gr. ætti að eiga við. Þá getur
úrskurðurinn eða dómurinn verið ógiltur.
Staðfest hefur verið að viðmið sem beita skal við mat á lýsandi merkjum
skv. c-lið 1. mgr. 7. gr. byggjast á þeim rökum að allir eigi að geta notað lýs-
andi merki. Við túlkun á b-lið 1. mgr. 7. gr. hefur dómstóllinn hins vegar ein-
skorðað túlkunina við hlutverk vörumerkis. Samkvæmt þessu er rökrétt að
meta þessi tvö ákvæði sjálfstætt. Þegar á þetta er litið er erfitt að samþykkja
rökstuðninginn í Baby-Dry-dómnum þar sem ákvæðin voru ekki metin sjálf-
stætt heldur túlkaði dómstóllinn þau saman með þeim hætti að niðurstaðan
varð óljós og skilaboðin misvísandi.
Vissulega er unnt að halda því fram að þróun hafi orðið við mat á skrán-
ingarhæfi vörumerkja. Ekki er þó unnt að líta framhjá því að í Whitening
Multi-Action úrskurði áfrýjunarnefndar skráningarskrifstofu ESB frá júní
2004228 var því haldið fram að dómafordæmi dómstólsins og undirréttarins
og úrskurðir áfrýjunarnefnda sönnuðu eitt öðru fremur, þ.e. að rannsókn
vörumerkja væri ekki eins einföld og stundum væri talið. Nefndin nefndi
síðan fjögur atriði þar sem viðmiðin virðast enn túlkuð saman.
Jafnvel þótt framkvæmd skráningarskrifstofu ESB sé óháð framkvæmd
aðildarríkjanna og skráningarkerfi Evrópuvörumerkisins sé ætlað að vera
sjálfstætt er ekki hægt að líta framhjá þeirri staðreynd að áratugalöng hefð
er fyrir túlkun á efnislega sambærilegum ákvæðum í vörumerkjalögum
aðildarríkjanna og í b- og c-liðum 1. mgr. 7. gr. reglugerðarinnar, sem eiga
rætur að rekja til Parísarsamþykktarinnar. Það er því ráðgáta hvers vegna
framkvæmdin var ekki samræmdari í raun í mörg ár eftir að hægt varð að
skrá Evrópuvörumerki.
Niðurstaða mín hvað varðar orðmerki og samsett orðmerki, sem óskað
er eftir að fá skráð sem Evrópuvörumerki, er að þar sem rökstuðningurinn
að baki hverju skilyrði synjunar sem skoðuð voru í þessari grein er byggður
á mismunandi viðmiðum væri eðlilegt að beita skilyrðunum sjálfstætt, en
228 Úrskurður R-118/2003-2 frá 22. júní 2004, Whitening Multi-Action, 11.-12. mgr. Sjá Sim-
on, I.: „Trade Marks in Trouble“. E.I.P.R. (2005), bls. 72.